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新《商標法》第四十四條第一款“其他不正當手段”的適用

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發布時間:2016-06-21 09:41
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  今年4月,北京市高級人民法院發布了2015年北京市法院審判的知識產權司法保護十大典型案例,其中在清樣商標異議復審案中明確了可以在異議復審程序中參照適用2001年《商標法》第四十一條第一款的規定。此后,FACEBOOK商標異議復審案、維多利亞的秘密商標異議復審案等判決相繼發布,表明現階段司法機關在新《商標法》第四十四條第一款(注:新《商標法》第四十四條第一款對應2001年《商標法》第四十一條第一款,兩者內容相同,下文根據語境分別使用這兩個條款)適用程序、適用要件等問題上的態度趨于清晰明朗。回溯自2001年《商標法》第二次修改后十幾年來的商標確權實踐,第四十一條第一款的適用在實務中發生了相當大的變化。本文在對該條款的適用情況變化過程作一梳理的基礎上,對具體適用的有關問題作進一步的探析。

一、從“誠實信用”到“公序良俗”的深化
  可以撤銷以欺騙或者其他不正當手段取得注冊的商標的規定,首次出現在1993年《商標法》第二十七條第一款中,2001年《商標法》第四十一條第一款沿襲了這一規定。由于2001年《商標法》施行之前,國家工商總局商評委對評審案件享有終局裁決權,關于這一法條的理解及適用基本沒有爭議。2001年《商標法》施行后,隨著商標確權規則的變化及實務部門對相關法條邏輯關系、含義的理解不斷深化,對“其他不正當手段”含義的理解經歷了一個認識上不斷深化的過程。
  (一)2001年至2008年
  與1993年《商標法》配套的《商標法實施細則》第二十五條對《商標法》第二十七條第一款所指的以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的行為作出了解釋,包括:(1)虛構、隱瞞事實真相或者偽造申請書件及有關文件進行注冊的;(2)違反誠實信用原則,以復制、模仿、翻譯等方式,將他人已為公眾熟知的商標進行注冊的;(3)未經授權,代理人以其名義將被代理人的商標進行注冊的;(4)侵犯他人合法的在先權利進行注冊的;(5)以其他不正當手段取得注冊的。顯然,(2)至(5)是對“其他不正當手段”的解釋,其中(2)(3)(4)是具體情形,(5)是兜底規定。從具體規定看,“其他不正當手段”涵蓋了幾種明顯有違誠實信用原則的情形,作為兜底規定的(5)在性質上大抵與(2)(3)(4)項相同。
  2001年《商標法》修改時,將《商標法實施細則》第二十五條的(2)(3)(4)的規定上升為法的第十三條、第十五條、第三十一條,留存于第四十一條第一款中的“其他不正當手段”延續了此前的理解。因此,2005年商標局和商評委制定《商標審查及審理標準》時明確,以“其他不正當手段”取得注冊是指基于進行不正當競爭、謀取非法利益的目的,惡意進行注冊的行為。此種情形是指在《商標法》第十三條、第十五條、第三十一條等條款規定的情形之外,確有充分證據證明系爭商標注冊人明知或者應知該商標為他人在先使用而申請注冊,其行為違反了誠實信用原則,損害了他人的合法權益和公平競爭的市場秩序,系爭商標應當不予核準注冊或者予以撤銷。
  由以上立法淵源和審理標準可以看出,商評委將“其他不正當手段”理解為違反誠實信用原則的兜底條款,對于明顯違背誠實信用原則損害特定主體民事權益,但無法通過《商標法》第十三條、第十五條、第三十一條予以制止的,通過第四十一條第一款予以規制。在評審實務中,商評委適用這一條款制止了不少違反誠實信用原則注冊的行為,如蠟筆小新商標案、無印良品商標案等。
  (二)2008年至2014年
  《商標法》2001年第二次修改后,允許自然人申請注冊商標,由此產生了一批“職業注標人”,隨之出現了不正當注冊商標的另一種典型形式,即非以使用為目的,大量注冊商標甚至以此謀取不當利益的情形。這種情形獲得初步審定或者核準注冊的商標,在2010年以后開始出現在異議和爭議程序中,商標局和商評委一般依據第十條第一款第(八)項的規定予以規制。
  同一時期,對“其他不正當手段”的理解也發生了變化。最高人民法院在(2006)行監字第118-1號駁回再審申請通知書中認為,《商標法》第四十一條第一款涉及的是撤銷商標注冊的絕對事由,這些行為損害的是公共秩序或者公共利益,或者是妨礙商標注冊管理秩序的行為。在涉及在先權利的注冊商標爭議中,應當適用同條第二款、第三款的規定。自此,人民法院改變了以往支持商評委將第四十一條第一款作為相對理由適用的觀點,在多起案件中以適用法律錯誤判決商評委敗訴。
  在以上雙重因素存在的背景下,2010年最高人民法院發布了《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》,該《意見》對于《商標法》相關確權條款進行了重新定位和闡釋。關于《商標法》第十條第一款第(八)項,明確應當考慮“標志或者其構成要素是否可能對我國政治、經濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產生消極、負面影響”,而對于第四十一條第一款的“其他不正當手段”,則“考慮其是否屬于欺騙手段以外的擾亂商標注冊秩序、損害公共利益、不正當占用公共資源或者以其他方式謀取不正當利益的手段”。該兩條都明確將損害特定民事權益的情形排除出適用范圍,從而確立了這兩個法條重在維護“公序良俗”的地位,前者重點考察標志本身,后者則關注注冊行為的正當與否。
  從《意見》確立的標準考量,大量注冊行為所涉標志本身往往不屬于具有不良影響的情況,而更符合第四十一條第一款“其他不正當手段”的范疇。但由于《意見》真正落實到司法機關和行政機關確權實務中需要一個過程,因此,在一段時間內,對于大量搶注行為,在法律適用上,出現了《商標法》第十條第一款第(八)項和第四十一條第一款均有適用的狀況。如在喬治威斯汀豪斯GEORGE WESTINGHOUSE、勞斯.萊斯ROUSI REISI及圖、花花公子PARTYBOY及圖等商標異議復審案件中,商評委均是考慮到被異議人有大量復制、抄襲及摹仿他人高知名度商標的行為,適用《商標法》第十條第一款第(八)項不予核準被異議商標注冊并被法院判決維持。而在A.O.SMITH史密斯、VILLEROY&BOCH唯寶五金、路易十三、海飛絲等商標異議復審案件中,商評委適用第十條第一款第(八)項不予核準被異議商標注冊,相關裁定均被法院以涉案標志不具有不良影響為由撤銷。
  (三)2014年以后
  惡意注冊商標行為嚴重擾亂市場秩序,受到社會公眾高度關注。在《商標法》第三次修改過程中,商標確權行政主管部門曾提出一系列法條設計意圖,希望加大制止惡意注冊力度。例如,在《商標法》修改建議稿中曾設想加入“申請注冊的商標是抄襲他人在不相同或者不相類似商品上有較強顯著性且具有一定影響的注冊商標,容易誤導公眾的,不予注冊”的規定,這條規定對于制止在非類似商品或服務上大量注冊與他人較高知名度商標相同或近似的商標的情形,是非常有針對性的。但由于各種原因,最后僅有部分修改建議得到采納。新法施行后,隨著知識產權保護力度進一步加大和誠實信用原則的踐行,商標確權實務中制止惡意注冊的需求仍在繼續擴大。在此背景下,適應最高人民法院厘清法條之間界線的司法政策,新《商標法》第四十四條第一款作為制止此種類型的惡意注冊的地位得到了加強。經過一段時間的磨合,目前評審機關和三級法院已經就此形成共識。

二、從爭議(無效宣告)程序到異議復審(不予注冊)程序的擴張
  從在《商標法》中所處位置及法條用語來看,該法條應僅適用于對已注冊商標在爭議(無效宣告)程序中予以撤銷或宣告無效。但僅從字面含義理解和適用該法條,與確權實踐的需要相矛盾,并可能產生明顯不合理的結果。因此,在2001年《商標法》第二次修改以后,商評委就在事實上將第四十一條第一款類推適用于異議復審程序,該做法亦得到了人民法院支持。如在第1063044號the gap及圖商標異議復審案中,商評委認定被異議人的行為違反了誠實信用原則,被異議商標屬于以其他不正當手段申請注冊的情形。該案一審判決維持了評審裁定,在第四十一條的適用問題上亦支持了商評委的觀點:從《商標法》第四十一條的立法本意看,其宗旨在于本著誠實信用原則,制止惡意申請注冊商標的行為,維護良好的市場秩序。這一宗旨應當貫穿于商標審查、核準程序,異議程序和爭議程序的始終。如果商標局或商評委在商標申請注冊階段即發現該商標申請人系企圖以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊,可以適用該條款不予核準該商標獲得注冊,而不必待該商標申請被核準注冊后再適用該條款撤銷不當注冊商標。
  此后,在相當長一段時間內,對該條款可以適用于異議復審程序,商評委與人民法院意見是一致的。但是,2013年,在關于第4001295號banny OFFICE DEPOT商標異議復審的二審判決中,北京市高院認為第四十一條第一款的適用范圍是“已經注冊的商標”,將其適用于異議復審程序系擴大法律適用,與行政職權法定原則相沖突。于是,對于商評委在異議復審程序中適用第四十一條第一款的做法,不少判決不予支持,導致評審機關與人民法院、人民法院不同的合議庭之間在法律適用問題上出現了不統一的情況。
  2015年,在以清樣商標、關漢卿商標異議復審案為代表的一批案件中,北京市高院的態度發生了轉變,明確了可以在異議復審程序中“參照適用”新《商標法》第四十四條第一款的意見,并在2016年以典型案例的方式對外發布。至此,關于該法條適用程序的爭論暫時告一段落。

三、以目的解釋的方法對“其他不正當手段”加以界定
  從前文所述可見,商評委以歷史解釋的方法對2001年《商標法》第四十一條實體內容的理解最終為最高人民法院以邏輯解釋的方法所替代,適用程序也經歷了擴張解釋—文義解釋—擴張解釋的發展過程。因此,對法條含義的確定是由法律解釋的方法決定的,最終反映了商標確權實踐的具體需求。如何界定“其他不正當手段”的內涵和外延,亦應結合本法條的目的,兼顧與其他法條以及本法條中“欺騙”的關系,以適應商標授權確權實踐的具體需求。
  從廣義上講,意圖以注冊商標謀取不正當利益顯然也是一種違反誠實信用原則的行為,但由于本法條“公序良俗”條款的定位,還應該區別具體情況,對于既違反誠實信用原則又擾亂商標注冊秩序的行為,適用新《商標法》第四十四條第一款。但對于僅損害特定民事權益的行為即僅違反誠實信用原則的行為,則不應適用本條款,而應當結合案件事實,運用《商標法》有關誠信的具體條款審理。
  從法條用語上講,本條的不正當手段與欺騙手段并列,“不正當”應為“手段”的修飾語,但事實上很難以具體列舉取得商標注冊時除了欺騙手段以外還有哪些“不正當手段”,此處的“不正當”更多是指行為的目的和后果。按照確權部門在實務中較有共識的理解,不正當手段是指“擾亂商標注冊秩序、損害公共利益、不正當占用公共資源或者以其他方式謀取不正當利益”的情形,一般認為是指非以使用為目的的大量或者多次注冊商標的行為。這種不正當性無論是作為手段,還是作為意圖,一般都是可以通過行為人的客觀行為表現判斷的,個案中應該綜合考慮注冊商標的數量、性質,注冊人有無真實使用的意圖和可能性,注冊人注冊商標后的其他行為等因素具體判定。
  (一)注冊商標的數量
  這是認定不正當手段最基本的考量因素,但目前沒有也不宜劃定一個量化的標準。認定“較大數量”時有幾點應注意:一是排除出于正當需要或防御目的進行的注冊。對于市場主體出于自身經營或維護自身權益需要的注冊,即使數量較大,也不應認定為不當注冊。二是避免孤立看待案件事實。在實務中,單就個案事實衡量,所涉不當注冊行為均是以有違誠實信用原則的形式表現出來,即僅損害了提出主張的特定主體的權益,此種情形明顯難以認定構成擾亂商標注冊秩序的行為。因此,對是否屬于以“其他不正當手段”取得注冊,實際上是在考慮其他案件事實或者其他商標注冊情況(有的情況下其他商標并未被提出異議或無效宣告申請)的基礎上,綜合認定的結果。當事人在主張和舉證時也應當盡量列明系爭商標注冊人注冊商標的情況以證明其不當性。三是考察行為主體之間的關聯性。對于注冊商標數量的考察,不限于系爭商標申請人本人申請注冊的商標,也包括與系爭商標申請人具有串通合謀行為或者具有特定身份關系或其他特定聯系的自然人、法人或其他組織。
  (二)注冊商標標志的來源
  就所涉商標而言,與他人具有較強顯著性的商標,與地名、景點、建筑物等公共資源名稱,與他人字號、企業名稱、社會組織及其他機構名稱、域名、姓名等構成相同或者近似。上述注冊行為或意圖損害他人合法權益,混淆商品或服務來源,或意圖不當占用公共資源,均難謂正當。具體行為方式上既可能表現為申請注冊上述所有或者部分類型的標志,也可能表現為集中申請一種類型的標志,甚至在部分案件中表現為圍繞他人某一具有高知名度的商標在多個商品或服務類別上進行注冊。
  (三)商標注冊人注冊商標后的行為
  系爭商標注冊后,系爭商標注冊人出于謀取不正當利益的目的,進行兜售或者脅迫他人與其進行貿易合作,或者向他人索要高額轉讓費、許可使用費、侵權賠償金等。上述行為,顯然不是以發揮商標功能的使用為目的,而是將商標本身作為謀利的工具,印證了該注冊行為的不正當性。

四、實務中有關該條款法律適用的幾個具體程序問題
  (一)關于貫穿于審查、異議、爭議全過程的問題
  按照北京市高院在清樣商標案中的表述,2001年《商標法》第四十一條第一款的立法精神應當貫穿于商標申請審查、核準及撤銷程序的始終,商標局、商評委及法院在商標申請審查、核準及相應訴訟程序中,若發現商標注冊申請人是以欺騙手段或者其他不正當手段申請注冊商標的,可以參照前述規定,制止不正當的商標申請注冊行為。司法機關將該法條定位為商標拒絕注冊的絕對事由,按照商標審查的一般規則,在審查程序中,主管機關發現申請商標存在法律規定禁止使用或注冊的情形的,應該依職權駁回商標注冊申請。但由于此類大量注冊行為在單個商標的審查程序中難以被發現,因此,在審查程序中駁回該類商標注冊申請存在操作上的困難。當然,如果主管機關有效建立起“黑名單”制度,則在審查程序中依新《商標法》第四十四條第一款駁回此種不當申請注冊的商標,也是具有可行性的。
  (二)關于在異議程序中適用的問題
  作為商標異議程序的入口,商標局對異議理由的審查和接受是新《商標法》第四十四條第一款得以進入后續程序的前提。但是,關于異議理由的新《商標法》第三十三條規定,對初步審定公告的商標,自公告之日起三個月內,在先權利人、利害關系人認為違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規定的,或者任何人認為違反本法第十條、第十一條、第十二條規定的,可以向商標局提出異議。公告期滿無異議的,予以核準注冊,發給商標注冊證,并予公告。新《商標法實施條例》第二十六條規定,商標異議申請有下列情形的,商標局不予受理,書面通知申請人并說明理由:……(二)申請人主體資格、異議理由不符合商標法第三十三條規定的。因此,從新《商標法》及其《實施條例》的規定來看,對異議理由確實采取了明確列舉的方式,而第四十四條第一款確實不在其中。這就造成了實務中第四十四條第一款在異議復審及訴訟程序中被作為實體依據適用,但在異議程序中難以作為有效的異議理由被接納的困境。
  (三)關于如何實現程序有效銜接的問題
  在實務中,商標局雖然不接受將新《商標法》第四十四條第一款作為異議理由,但對于非以使用為目的大量搶注商標的行為亦予以規制,方法是適用《商標法》第十條第一款第(八)項的規定。在不予注冊復審案件中,被異議商標如果存在新《商標法》第四十四條第一款情形,被依據第十條第一款第(八)項的理由接納進來,會依據新《商標法》第四十四條第一款不予核準注冊。如果被異議人不服申請復審,由于在復審程序中商評委不適用《商標法》第十條第一款第(八)項作為此種情形的規制依據,那么如何實現法律條款的轉換從而使得這種不正當注冊行為得到有效規制呢?具體途徑有兩條:一是商評委根據原異議人請求的具體內容和所提交的證據,認定被異議人行為構成不正當大量搶注從而直接適用新《商標法》第四十四條第一款不予核準被異議商標注冊。由于商標局決定理由適用的是《商標法》第十條第一款第(八)項,被異議人申請復審也是直接針對該條款,如果商評委直接轉換法律依據,后續訴訟中可能存在一定的風險。第二種途徑是原異議人積極參加復審程序,并在陳述意見時積極主張新《商標法》第四十四條第一款,那么根據新《商標法實施條例》第五十三條第二款“原異議人的意見對案件審理結果有實質影響的,可以作為評審的依據”的規定,商評委可以依據新《商標法》第四十四條第一款的規定不予核準被異議商標注冊。相比之下,第二種途徑顯然法律依據更充分,法律風險較小。對于案件當事人來說,充分了解并積極適應目前商標確權部門在法律適用方面的具體要求,對于提高維權成功率顯然是至關重要的。

□國家工商總局商標評審委員會 臧寶清


◎清樣商標異議復審行政糾紛案
  原告:安國市金泰副食品有限責任公司(簡稱金泰公司)被告:國家工商行政管理總局商標評審委員會(簡稱商評委)第三人:湖北稻花香酒業股份有限公司(簡稱稻花香公司)
  【案情】
  被異議商標為第8078350號清樣商標,由金泰公司申請注冊在啤酒等商品上。稻花香公司針對該商標向商標局提出異議申請。商標局作出裁定,對被異議商標予以核準注冊。稻花香公司向商評委申請復審,其主要理由之一是金泰公司申請注冊被異議商標構成2001年《商標法》第四十一條第一款所指“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊”之情形,依法不應核準。商評委認定:金泰公司的大量商標注冊行為具有明顯的復制、抄襲他人較高知名度商標的故意,擾亂了正常的商標注冊秩序,損害公平競爭的市場秩序,已構成2001年《商標法》第四十一條第一款所指“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊”之情形,應不予核準注冊,據此裁定,被異議商標不予核準注冊。
  一審法院認為,2001年《商標法》第四十一條第一款的規定適用于注冊商標撤銷程序,不適用于商標異議程序,商評委適用法律錯誤,據此判決撤銷商評委作出的被訴裁定。
  二審法院認為,2001年《商標法》第四十一條第一款規定的立法精神在于貫徹公序良俗原則,維護良好的商標注冊秩序,營造良好的商標市場環境,該項規定的立法精神應當貫穿于商標授權及撤銷程序的始終,故商標異議程序中可以參照前述規定。商評委應當參照而不是直接適用前述規定,其法律適用方法確有不妥,但其裁定結論正確,并無撤銷必要。二審法院判決:撤銷原審判決,駁回金泰公司的一審訴訟請求。
  【點評】
  本案的爭議焦點是2001年《商標法》第四十一條第一款關于禁止以欺騙手段或者其他不正當手段取得商標注冊的規定是否適用于商標異議程序。
  對此,實踐中存在不同的認識。一種觀點認為前述規定的立法精神應當貫穿于商標申請審查、核準及撤銷程序的始終,故該款規定當然適用于商標異議程序。另一種觀點認為該款規定只能適用于注冊商標撤銷程序。
  二審法院對前述兩種觀點均未采納,而是從法律解釋的角度,認為《商標法》在商標授權程序中未規定與前述條款類似的條款,屬于法律漏洞,執法機關在個案中應當填補該漏洞,填補的方法是參照適用(或稱類推適用)2001年《商標法》第四十一條第一款的規定。二審法院在本案中闡明的法律適用方法,對于指導類似案件具有重要意義。

◎第116793741號靈隱商標無效宣告案
  【案情】
  第11679374號靈隱商標(以下稱爭議商標)由石家莊百世科技有限公司(即本案被申請人)于2012年10月31日提出注冊申請,核定使用在第43類住所(旅館、供膳寄宿處)等服務上,2014年4月7日獲準注冊。2015年1月12日,杭州靈隱寺(即本案申請人)對爭議商標提出無效宣告申請。申請人稱:“靈隱”是相關公眾對申請人的簡稱,與申請人形成了唯一對應關系。除本案爭議商標外,被申請人還搶注了大量知名商標或景點名稱,從而獲得不當利益,其注冊行為擾亂正常社會秩序,違反了誠實信用原則。因此,依據2001年《商標法》第四十一條第一款等規定,請求對爭議商標予以無效宣告。對此,被申請人答辯稱:“靈隱”并非申請人獨創,與申請人未形成對應關系,被申請人的注冊行為并無惡意,請求維持爭議商標的注冊。
  商評委經審理認為,靈隱寺是浙江省杭州市一座歷史悠久的佛教寺院,在佛教界享有較高知名度,普通公眾一般易將“靈隱”視為該寺廟的簡稱。“靈隱”一詞含義獨特,具有較強的獨創性,被申請人將“靈隱”二字作為商標進行注冊和商業使用,容易使普通消費者誤認為爭議商標標示服務與申請人之間存有某種特定聯系,有損靈隱寺的對外形象、聲譽,傷害宗教感情。且除爭議商標外,被申請人還在第6、16、25、30、35、42類等多個類別的商品或服務上申請注冊了蘇堤春曉、南屏晚鐘、雷峰夕照、斷橋殘雪、六巡江南、月上柳梢頭、人約黃昏后、姚啟圣等上千件商標,多涉及景點名稱、古詩古詞等,考慮到靈隱寺的知名度以及被申請人對其申請注冊大量商標的情況并無合理解釋,據此,可以認定被申請人的注冊行為違反了誠實信用原則,不僅會導致相關消費者對商品或服務來源產生誤認,更擾亂了正常的商標注冊秩序,并有損于公平競爭的市場秩序,被申請人申請注冊爭議商標的行為已構成2001年《商標法》第四十一條第一款規定的情形。爭議商標依法應予以無效宣告。
  【點評】
  新《商標法》第四十四條第一款中的“其他不正當手段”是指屬于欺騙手段以外的擾亂商標注冊秩序、損害公共利益、不正當占用公共資源或者以其他方式謀取不正當利益的手段。目前,商標評審實踐和司法實踐均認為,不以使用為目的,大量或多次搶注商標的行為應認定為擾亂商標注冊秩序的行為,應適用新《商標法》第四十四條第一款來進行規制,此種做法對打擊惡意搶注行為具有重要意義。

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